[案情]

1996年，同宝厂与车恒德签订非专利技术转让和专利实施许可协议，实施车恒德脚型滑环式组合密封技术和齿型、C型滑环式组合密封技术。

陈某1996年6月进入同宝厂工作，接受了车恒德有关滑环式组合密封技术的培训和指导，并在同宝厂从事和负责技术工作。2001年下半年，陈某担任同宝厂营销经理和管理者代表。2002年5月23日，陈某向国家知识产权局申请了“型滑环密封圈”实用新型专利。2003年2月，陈某辞去同宝厂工作。2003年5月7日，国家知识产权局授予“型滑环密封圈”实用新型专利权。陈某缴纳了该专利的申请及维持费用。

2003年6月9日，同宝厂提起专利权权属诉讼，称该专利系陈某在原告单位的本职工作中所作出的发明创造，应为职务发明创造，专利权应属于原告所有。

陈某辩称，在专利创造期间其是管理者代表，不是技术负责人；涉案专利与其在同宝厂的职务无关，是非职务发明，专利权应属其所有。

[评析]

本案的关键在于，如何正确认识“退职、退休或者调动工作后一年以内的人员所作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”的构成要件。根据我国专利法的规定，该种情形的职务发明应当符合三个条件：

（一）发明人原是“本单位”的职工

这里的“本单位”应作广义理解，不仅指现在，而且包括过去；既包括人员编制及工资关系所在的单位，也包括临时工作单位，例如从其他单位借调、聘请来的人员。但对短期的借调、聘用人员，应考虑发明创造与发明人在原单位还是临时借调单位的工作范围关系更密切，从而对其“本单位”作出准确的认定。本案被告陈某1996年即是原告同宝厂的正式职工，其在同宝厂的工作可分为三个阶段：一般技术工人、技术员（技术科负责人）、管理者代表（分管技术科工作）。陈某向国家知识产权局申请“型滑环密封圈”实用新型专利，是在其担任同宝厂管理者代表（分管技术科工作）期间。涉案发明创造不是陈某在调离同宝厂后作出的，而是陈某在同宝厂不担负技术职责期间作出的，这一点与专利法规定从字面上看似有不同。

（二）发明创造与发明人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关

发明是人脑的一种思维活动，是利用自然规律解决生产、科研、实验中各种问题的技术方案。从事发明创造，是每个公民的自然权利，由此所产生的专利申请权和专利权一般也应当归属发明人。职工离开单位后作出的发明创造的申请或取得专利的权利归属单位，一个重要条件是该发明创造与发明人原单位仍然有关，或者是没有脱离原单位的影子。所谓“与原单位承担的本职工作有关”，是指发明创造就是发明人或者设计人在原单位工作时的职务范围，而不仅仅是同发明人在原单位从事的专业工作或业务有某种联系，更不是指发明创造在单位的业务范围内或个人所学专业的范围内。

从涉案专利的发明领域看，涉及一种高性能密封圈，其目的在于提供一种结构简单、密封性能好、耐高压、摩擦力小、使用寿命长的高性能U型滑环密封圈，这与陈某担任同宝厂管理者代表前在同宝厂技术科承担的滑环密封圈产品的设计工作有着密切关联，属于陈某原所在同宝厂技术科的职责范围。所谓“与发明人在原单位分配的任务有关”，是指发明人或设计人在原单位承担的本职工作之外的任务，一般是指职工根据单位领导的指示或者布置，承担比较短期或临时的科研任务，判断发明人或设计人是否在原单位承担过科研任务，要由单位提供充分的证据证明，比如会议纪要、计划书、通知书、决定书，为完成任务所提供的人员、设备、材料、经费、场地等。本案同宝厂没有提供为讼争专利技术组织攻关组或下达专门任务的充分证据，在陈某提出涉案专利申请前，也没有证据表明还有其他人对涉案专利技术方案的实质性特点作出过创造性的贡献，所以不能认定陈某在同宝厂工作期间接受过工作职责以外的其他发明创造任务。

（三）发明创造是发明人或设计人在退职、退休或者调动工作后一年内做出的

从专利法实施细则第十条第一款第（三）项规定的字面意义看，似乎包含了两层含义：一是发明创造是发明人或设计人离开原单位一年内做出的；二是发明人或设计人离开原单位的原因是退职、退休或者调动工作。只有符合上述两层含义，才构成该法律要件。第一层含义比较好理解，第二层含义有较大争议，也是本案的焦点之一。一种观点认为，专利法实施细则修改后，在对职务发明的界定上总的精神是向发明人倾斜，鼓励个人从事发明创造。而这一点体现在立法上就是从严界定职务发明，所以专利法实施细则对发明人、设计人离开原单位的原因作了限制性规定，即只有在符合退职、退休或者调动工作三种情况下离开原单位一年内做出的发明创造，才可以归入职务发明，如果是非因退职、退休或者调动工作离开单位的，即使是在离开后一年内做出的发明创造，也不可以归入职务发明。另一种观点认为，虽然专利法实施细则规定了离职的具体原因，但对其应从宽解释，一般不受离职原因的限制。

笔者认为，专利法作出该项规定的目的，是为了避免雇员把离职或退休前做出的发明留到离职或退休以后再以个人名义申请专利，有利于调整雇主和雇员在职务发明创造问题上的关系。因为发明创造是一项复杂的脑力劳动，需要长期的构思和实验过程。离职或退休的雇员一般在单位长期从事某项工作，受到单位的培训和教育，也积累了丰富的经验和专业知识。他们在退职、退休或者调动工作后做出的发明创造往往与在原单位的工作密切相关。为了保护单位因长期投入所应当期待的利益，同时也为了鼓励发明人的积极性，法律必须在单位和其雇员之间寻求平衡，规定雇员在离开原单位一段时间内作出的有关发明创造属于职务发明。因此该项规定的本意在于：发明人或设计人离开原单位（包括原岗位）后做出的发明创造，如果与其在职期间的岗位职责或所接受的任务有关，则该项发明创造应是原单位可以合理预见和期待的职务发明。专利法实施细则对发明人、设计人离开原单位原因的界定是没有法律意义的，而且随着企业单位用工制度改革，这种原因也是无法列举穷尽的。不能说发明人或设计人非因退休、退职、调动工作的原因离开单位一年内做出的与原在职工作有关的发明，就一律是非职务发明。同时，“退休”有明确的法律含义，“调动工作”可以理解为调离本单位或者在单位内部变动工作岗位，而“退职”并不是一个明确的法律概念，司法实践中一般对其含义作比较宽泛的解释，将“退休”“调动工作”以外的其他岗位变动的情形均包含在其中，以避免专利法实施细则规定的不合理。

应当看到，我国专利法实施细则1984年颁布后，先后经过了1992年、2001年和2003年三次修改，但对于该项规定基本未作变动，不能说不是一个立法疏漏。本案讼争专利是陈某担任管理者代表后一年内完成的。陈某系在同宝厂工作期间申请的涉案专利，但双方均未对专利技术方案完成的具体时间提供充分的

证据，鉴于一项技术方案完成的时间一定先于申请日，故可推定涉案专利技术方案的完成时间为专利申请日之前，并且该专利申请日距陈某变动岗位担任同宝厂管理者代表的职务不足一年。

刘红兵